Сходство до степени смешения: главная причина отказов Роспатента

Отказы Роспатента делятся на две большие группы: абсолютные основания (обозначение неохраноспособно само по себе — описательное, вводит в заблуждение, состоит из общепринятых символов) и относительные, связанные с правами других лиц. Обзор всех причин мы даём в материале «Причины отказа Роспатента». Здесь разбираем одно основание — то, на которое приходится большинство отказов по существу: сходство до степени смешения с чужим знаком.

Это основание относительное: обозначение может быть прекрасным, звучным и оригинальным, но если оно слишком похоже на уже зарегистрированный или ранее заявленный знак в тех же товарах, регистрации не будет.

Что означает «сходство до степени смешения»

Обозначения считаются сходными до степени смешения, если, несмотря на отдельные отличия, они ассоциируются друг с другом в целом. Ключевые слова здесь — «несмотря на отличия» и «в целом». Наличие различий само по себе не спасает: важно общее впечатление, которое обозначение производит на обычного потребителя.

Стандарт оценки — рядовой потребитель соответствующего товара, который не сравнивает два знака рядом, а видит их в разное время и по памяти. Именно поэтому мелкие детали, заметные при попиксельном сравнении, экспертиза во внимание почти не принимает.

Тождество — это когда обозначения совпадают во всех элементах. Сходство до степени смешения — когда они не совпадают, но потребитель всё равно может их спутать. Отказы чаще выносятся именно по второму основанию.

Правовая база — статья 1483 Гражданского кодекса РФ. Она запрещает регистрацию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

Формула отказа: сходство + однородность

Само по себе сходство обозначений — ещё не отказ. Отказ возникает на пересечении двух условий, и понимание этого даёт заявителю пространство для манёвра.

Отсюда практический вывод: устранить риск можно с двух сторон — доработать само обозначение либо скорректировать перечень товаров и услуг, убрав из него позиции, пересекающиеся с чужим знаком. Второй путь дешевле и быстрее, но сужает защиту.

Три критерия сходства обозначений

Словесные обозначения экспертиза сравнивает по трём признакам. Важно: они не суммируются механически — сильного сходства по одному критерию бывает достаточно для вывода о смешении.

Фонетика на практике — самый частый повод для отказа по словесным знакам. Замена одной буквы, добавление окончания или транслитерация кириллицей чужого латинского знака почти никогда не спасают: звучание остаётся тем же, а значит, потребитель спутает.

Смысловой критерий недооценивают чаще всего. Перевод чужого знака на русский или английский — не оригинальное решение, а прямой путь к отказу: экспертиза считает такие обозначения сходными по заложенной идее, даже если звучат и выглядят они совершенно по-разному.

Как оценивают комбинированные обозначения

Если знак состоит из слова и изображения, экспертиза выделяет доминирующий элемент — тот, на котором акцентируется внимание потребителя и по которому товар называют. В большинстве комбинированных знаков доминирует словесная часть: именно её произносят, ищут и запоминают.

• ◆Оригинальная графика вокруг чужого слова, как правило, не спасает — доминирует слово.
• ◆Слабые элементы (описательные слова, указания на вид товара, организационно-правовые формы) при сравнении почти не учитываются.
• ◆Добавление к чужому знаку общеупотребительного слова обычно не создаёт различия: сильный элемент остаётся прежним.
• ◆Дискламация — исключение неохраняемых элементов из объёма охраны — не меняет вывода о сходстве по сильной части.

Отсюда типичная ошибка: заявитель берёт известное чужое слово, добавляет к нему свою приставку или красивый логотип и рассчитывает пройти. Экспертиза сравнивает сильные элементы и выносит отказ.

Однородность товаров и услуг

Однородность — не то же самое, что совпадение номера класса МКТУ. Товары могут быть в разных классах и при этом признаваться однородными, и наоборот — находиться в одном классе, но однородными не быть.

• ◆Род и вид товара — насколько близки сами продукты по назначению и потребительским свойствам.
• ◆Назначение и область применения — решают ли товары одну задачу для потребителя.
• ◆Круг потребителей — совпадает ли аудитория.
• ◆Каналы сбыта — продаются ли товары в одних местах и на одних полках или карточках маркетплейса.
• ◆Взаимодополняемость и взаимозаменяемость — воспринимаются ли товары как связанные между собой.
• ◆Известность противопоставленного знака — чем он известнее, тем шире круг товаров, которые сочтут однородными.

Последний пункт особенно важен. Для широко известного знака однородность толкуют расширительно: потребитель решит, что новый товар — это расширение линейки известного бренда, даже если он из смежной категории.

Как проверить обозначение заранее

Экспертиза сравнивает вашу заявку не только с зарегистрированными знаками, но и с ранее поданными заявками, которые ещё рассматриваются. Это критично: заявка конкурента, поданная месяцем раньше, заблокирует вашу, а увидеть её в открытом реестре зарегистрированных знаков невозможно.

1. 1
   Проверьте тождество — точное совпадение

   Поиск обозначения в том виде, как вы его задумали. Совпадение в однородных товарах означает безусловный отказ: дорабатывать здесь нечего, нужно другое название.
2. 2
   Проверьте фонетические варианты

   Прогоните обозначение с заменёнными и пропущенными буквами, с транслитерацией на кириллицу и латиницу, с другими окончаниями. Всё, что звучит похоже, — потенциальное противопоставление.
3. 3
   Проверьте смысловые аналоги

   Переведите обозначение на английский и обратно, подберите синонимы. Если существует чужой знак с той же идеей в ваших классах, риск смыслового сходства реален.
4. 4
   Определите однородность по классам МКТУ

   Сопоставьте найденные знаки не по номеру класса, а по конкретным позициям перечня. Иногда достаточно убрать из заявки две-три пересекающиеся позиции, чтобы конфликт исчез.
5. 5
   Учтите поданные заявки

   Проверяйте не только реестр зарегистрированных знаков, но и массив рассматриваемых заявок — они имеют более ранний приоритет и противопоставляются наравне с регистрациями.
6. 6
   Оцените итоговый риск и решите

   На выходе получается один из трёх сценариев: подавать как есть, дорабатывать обозначение или менять название. Дешевле принять это решение до уплаты пошлин, а не после отказа.

Провести такую проверку по реестрам и заявкам можно на сервисе proverkabrenda.ru — до подачи и до расходов на пошлины, которые при отказе не возвращаются.

Как отстроить название от чужих знаков

Если проверка выявила риск, вариантов действий несколько — от косметической доработки до смены концепции. Работают, к сожалению, не все.

Самая надёжная стратегия — выбирать фантазийные обозначения: слова, которых не существует в языке и которые ничего напрямую не описывают. Такие знаки не только легче регистрируются, но и защищаются шире, потому что у них нет слабых описательных элементов.

Обратная крайность — «говорящие» названия из описательных слов. Они кажутся удобными для маркетинга, но их либо не регистрируют по абсолютным основаниям, либо регистрируют с таким узким объёмом охраны, что запретить конкурентам похожее использование не получится.

Что делать, если отказ уже получен

Сходство до степени смешения — оценочная категория, и выводы экспертизы не абсолютны. Уведомление о результатах проверки, где противопоставлены чужие знаки, — это ещё не окончательный отказ, а приглашение к аргументированному ответу.

• ◆Аргументировать отсутствие сходства по всем трём критериям и различие общего впечатления.
• ◆Доказать неоднородность товаров: разные назначение, каналы сбыта и круг потребителей.
• ◆Ограничить перечень товаров и услуг, исключив пересекающиеся позиции.
• ◆Получить письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака.
• ◆Проверить статус противопоставленного знака: если он не продлён или не используется, возможно оспаривание его охраны.
• ◆При окончательном отказе — подать возражение в Палату по патентным спорам.

Подробно порядок реакции на уведомление разбираем в материале «Предварительный отказ: что делать». Но самый выгодный сценарий — не доводить до него: проверка перед подачей стоит несопоставимо меньше, чем потерянные пошлины и месяцы экспертизы.